Daaam벼락

우리는 시험을 준비할때도 시험 범위가 어딘지 어떤문제가 나올것인지 또 교수님은 어떤기준으로 체점하는지 고민하며 시험공부를 한다.

그러면 특허를 쓸때도 심사자가 어떤 기준으로 심사를 하는지 알아야한다.

이번 포스터에선 이 특허 심사 기준과 특허 명세서 작성 방법에 대해 알아보겠다.

1. 특허 심사 기준

1) 발명이여야 한다.

이전 포스트에서 말했다시피 특허는 산업 발전을 위해 만들어 졌다.

그래서 특허법 제2조 1항

1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

에서 말하는 바와같이

1. 자연법칙을 이용해야한다, 2. 기술적 사상이여야한다, 3. 창작품이여야한다, 4. 이전 기술보다 기술적으로 뛰어나야 한다(고도)

이 4가지에 맞는 기술이여야 한다.

또한 특허법 제 29조 1항

1. 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

으로 인해 상업상 이용가능성이 없는 경우도 거절 될 수 있다.

2) 이전에 사용되지 않은 기술이여야 한다.

이전에 같은 기술이 특허에 올라왔거나 판매, 팜플렛 등으로 공개된 제품이 없어야 합니다. 물론 특허 출원자가 판매한 제품도 포함입니다. 만약 운이좋아 심사자가 알지못해 특허 등록이 되더라도 이후에 확인이되면 특허가 무효가 될 수 있습니다. 그래서 다음 포스터에서 이야기할 특허 검색도 특허 출원에서 매우 중요한 단계라 할 수 있습니다.

2. 특허 명세서

자 이제 특허 심사 기준을 알았다면 명세서를 작성해 특허를 출원 해야한다.

명세서는

이렇게 구성이 되어 있다. 

이 중 발명 명칭과 요약서는 특허법상 심사에 필요한 요소가 아니기 때문에 작성 시 다른 항목들을 더 중점적으로 보면 된다.

이 중 대부분은 이제 특허 신청할 기술을 설명하는 것이니 넘어가고 우리는 청구범위에 대해 알아보자

1) 청구범위

청구범위란

특허권으로 가질수 있는 권리의 범위이다. 

청구범위는 발명에 있어 필수적인 기술구성을 기재한 것으로 청구항이라고 한다.

예를 들어 자전거의 특허 청구범위를 적시한다고 하면

1. 바퀴와 본체, 체인과 안장, 핸들 그리고 패달로 이루어진 장치

라고 적을 수 있는것이다.

특허 청구항은 크게 독립항과 종속 청구항으로 나뉜다.

독립항은 말그대로 독립된 항으로 스스로 발명의 기술구성을 모두 가지고 있는 청구항 이다.

종속 청구항은 반대로 다른 청구항을 인용하는 청구항이다.

예를 들면 앞에 작성한 1번 청구항은 독립항이다. 이걸 인용해

2. 제1항에 있어, 누르면 바퀴에 마찰을 가하는 브레이크를 가진 장치

라고 작성시 종속 청구항이라고 한다.

이 종속 청구항은 앞의 청구항의 범위를 한정,부가 할때 사용된다. 그렇기 때문에 종속 청구항은 인용된 청구항에 비해 범위가 무조건 좁다.

청구항 하나하나 법적으로 보호를 받는다. 그렇다면 종속 청구항으로 아무리 범위를 줄여도 우리가 보호 받을 수 있는 범위는 가장 상단에서 범위를 크게 잡은 독립항의 범위만큼 보호를 받을 수 있다. 그렇기 때문에 우리는 독립항의 범위를 크게 만들 수록 우리의 권한이 넓어지게 된다. 그러면 왜 우리는 번거롭게 종속 청구항을 만들어 범위를 좁히는 것일까.

그 이유는 종속 청구항으로 보험을 드는 것이다. 만약 우리가 특허를 출원했고 등록을 받았지만 나중에 제3자가 특허무효소송을 내게 되면 범위가 넓은 1번 청구항은 당연히 걸릴 껀덕지가 많게 된다. 만약 그 중 하나가 걸려서 1번 청구항이 무효가 됬을때 종속 청구항이 없는경우 특허 전체가 무효가 될 수 있다. 그래서 우리는 종속 청구항으로 보험을 들어 1번 청구항이 무효가 되더라도 2번,3번 청구항에 명시된 범위라도 보호 받을 수 있도록 하기 위해 종속 청구항을 사용한다.

2) 청구범위 기재 형식

청구항을 작성하는 형식은 크게 3가지가 있다.

1. Combination Type

2. Jepson Type

3. Markush Type

이 중 3번 Markush Type은 화학부분에서 많이 사용되 우리는 1번과 2번에 대해 알아보겠다.

(1) Combination Type

Combination Type은 미국과 우리나라에서 많이 사용하는 방식으로 요소열거방식이라고 한다.

쉽게 말해 종래의 구성요소와 이 특허에서 신규로 작성한 구성요소들을 다 한꺼번에 나열하는 방식이다.

(2) Jepson Type

Jepson Type은 유럽과 일본에서 많이 사용되는 방식으로 종래의 구성요소를 앞에쓰고 신규 구성요소들을 뒤에 써서 두개를 구분해 작성하는 방식이다.

예를 들면

1. 바퀴와 본체, 체인과 안장, 핸들 그리고 패달로 이루어진 장치에 있어서, 손잡이를 당기면 바퀴에 마찰을 가하는 브레이크를 가진 장치

이런식으로 작성한 참고항을 Jepson Type라고 부른다.

3) 구성요소 일체의 원칙 (All Element Role)

청구항은 앞에도 말했다시피 발명에 있어 필수적인 기술구성을 기재한 것이다. 그렇기 때문에 다른 특허와 비교해 청구항에 적힌 모든 요소를 가지고 있어야 특허를 침해했다고 이야기 할 수 있다.

예를 들어

1번 특허에 청구항에 A+B+C+D인 장치라고 적혀있고 2번 특허는 청구항에 A+B+D+E 라고 적혀있으면 2번 특허는 C가 없기 때문에 특허를 침해하지 않았다고 본다. 왜냐하면 1번 특허는 A,B,C,D 모든 요소가 필요한 특허라고 보지만 2번 특허는 이 C요소를 사용하지 않아도 되는 장치를 만들었다고 볼 수 있기 때문이다. 펜이 없는 선풍기는 일반 선풍기와 비교해 특허를 딸 수 있는 획기적인 발명이지 안은가?

그렇기 때문에 3번 특허의 청구항이 A+B+C+D+E라고 표시가 되면 3번은 1번 특허를 침해한다고 본다.

그래서 종래의 특허를 피하기 위한 가장 쉬운 방법은 청구항의 구성요소 중 하나를 빼고 특허를 신청 하는 것 이다.

*만약 많은 청구항 중 부분적으로 거절을 당했다고 하면 분할출원을 해보는것도 좋은 방법이다.

모두들 한 번씩은 특허에 대해 들어 봤을 것이다.

일을 하면서도 좋은 아이디어가 떠올라 특허를 내 대박을 치는 상상도 해봤을텐데

특허를 낼려고 해도 특허도 법이다보니 내용이 너무 어렵다.

그래서 우리에겐 변리사가 있어 그 분들께 조언을 받지만

아무리 그래도 우리 기술인데 특허가 무엇이고 어떻게 돌아가는지는

알아야 하지 안을까 

이번 포스트엔 기술자가 알아 둬야 할 특허에 대해 알아 보겠다.

1. 특허란?

특허란 

산업의 발전을 위해 특정인에게 법률적으로 권리나 능력을 설정하는 것을 말한다.

쉽게 말해 기술 발전을 위해 기술자들의 동기를 부여하고자 개발한 기술에 대한 독점권을 주는 것이다.

내가 아무리 획기적인 발명을 했다고 해도 주변 모두가 사용하면 아무도 기술을 개발하려고 하지 않을 것이다.

그렇기에 우리는 열심히 개발한 것을 특허법을 통해 보장 받을 수 있는것이다.

2. 특허 만기

특허의 만기는

출원 시점으로부터 20년이다.

*등록이 기준이 아닌 출원이 기준이다.

하지만 획기적인 발명을 했다고 그 기술의 독점권을 평생 준다고 하면 그 기술은 발전 할 수 없다.

예를 들어 자전거를 발명한 사람에게 자전거의 독점권을 준다면 자전거를 발명한 사람 이외의 사람들은

자전거에 대한 새로운 기술을 발명하기 힘들 것이고 그렇다면 우리는 로드, MTB 등의 자전거가 아닌

아직도 이런 자전거를 타고 다닐 수도 있는 것이다.

특허의 만기가 없으면 기술 발전이 느려질 것이도 특허의 목적인 산업 발전을 촉진 시키는 역할을  할 수가 없기 때문에

특허법에는 만기가 있다.

3. 특허 공개 시기

특허는 출원 후 1년 6개월이 되면 공개를 해야한다.

모든사람이 내 기술을 알 수 있는것이다.

특허를 모두에게 공개 해야하는 이유는 이것 또한 산업 발전 촉진과 관계가 있는데 

만약 특허를 공개하지 않는다면 다른 사람들이 이 기술을 사용할 수 없고 나만이 만기가 지나더라도 사용을 하면 

특허의 만기일이 무색해 지며 이 기술의 발전 속도가 느려지기 때문에

특허 낸 기술의 모든 내용을 공개 해야한다.

그렇다면 왜 공개는 등록되고도 아니고 출원하자마자도 아닌 애매하게 출원 후 1년 6개월때 공개를 하는걸까?

이것은 이 포스트 끝에 있는 보정과 정정에서 다시 이야기 하겠다.

(궁금한게 있어야 글도 재밌어 지는 법이니까)

이렇게 출원 또는 공개된 내 특허를 관리하기 위해서

특허를 출원할 때 출원 번호를 받고

공개가 되면 공개 번호와 공개공보를 받게 된다.

(중요한건 아니니 출원 번호나 공개번호등을 외울 필요는 없다. 이런게 있구나만 알면 된다.)

4. 특허 등록

그렇게 공개된 특허는 특허 심사를 거쳐 승인이 되거나 거절이 된다.

승인이 된다면 우리는 출원 이후 20년간 이 특허에 대한 독점권을 가지게되며 특허가 등록 된다.

여기서 중요한 점은 출원 이후가 기준이라는 점이다.

그래서 우리는 출원 후 특허가 등록되기 전 이 사이 기간에 내 특허와 똑같은 제품을 다른 사람이 만든다면

우리는 거기에도 우리의 권리를 행할 수 있다는 것이다.

- 특허가 등록되면 우리는 또 다시 등록번호와 등록 공보를 받게 된다.

그렇기 때문에 특허를 검색했는데 공개공보는 있지만 등록 공보가 없는 특허는

1. 등록이 거절당한 특허

2. 특허심사가 진행 중인 특허 

둘중에 하나일 것이다.

또한 등록공보는 있지만 공개공보가 없는 경우도 있다.

우선심사 요청이라는 제도가 있는데 신청을 하면 공개 이전부터 심사를 시작한다.

심사가 빨리끝나 특허 공개일인 출원 후 1년 6개월 이내에 등록이 되면 등록공보가 나왔기 때문에

따로 공개공보는 올라오지 않는다. 그래도 특허는 공개되니 기대하진 말아라

(반대로 우선 심사로 공개되기전 거절받으면 공개가 되지 않는다.)

하지만 우선심사가 무조건 좋은 것은 아니다. 이유는 그만큼 출원 이후 수정할 수 있는 기간이 줄어들기 때문이다.

자세한건 보정과 정정에서 이야기 하겠다.

5. 해외 특허

특허는 출원하면 전세계에서 유효할까??

정답은 틀렸다.

특허는 세계적으로 속지주의를 채택하고 있다.

이 말인 즉슨 내가 특허를 출원한 나라에서만 내 특허를 보장 받을 수 있다는 말이다. 그래서 우리는 만약 대박인 기술이다 싶으면 해외 각 나라마다 따로 출원을 해야한다......

하지만 내가 우리나라에 특허를 출원하고 다른나라에 특허를 출원하기전 다른사람이 특허를 출원해 버리는 것을 방지 하고자 특허 출원 1년안에 다른 나라에 특허를 출원해도 법적으로 다른 나라에 출원한 특허도 최초로 우리나라에 특허를 출원한 날짜를 기점으로 권한을 가지게 된다.

그러니 우리는 해외 특허 출원을 할려면 무조건 1년안에 해야한다.

참고로 출원 한지 1년 6개월이 지나 기술이 공개되면 해외 출원은 무조건 불가능하다.

6. 보정과 정정

자 이제 앞에서 그렇게 숨기고 숨긴 보정과 정정이다.

어떻게보면 가장 조심해야하는 것이 이 보정과 정정인데 말그대로 내가 출원한 특허를 수정하는 것을 말한다. 이 것을 특허가 등록되기전 수정하는 것을 보정, 등록 이후 수정하는 것을 정정이라고 한다. 

특허의 유효 범위 수정 시 보정은 출원시 작성한 상세 설명에 없는 새로운 내용만 아니면 추가나 수정이 가능하다. 하지만 정정의 경우 상세 설명에 있더라도 범위를 확장하거나 변화시킬 수 있는 수정은 불가능 하다.

쉽게 말해서 정정의 경우 수정이 힘들다는 것이다. 그래서 우리는 등록되기전 보정에서 최대한 틀린 부분과 미흡한 부분을 수정해야 나중에 특허 무효 판정을 받지 않을 수 있다.

그렇기 때문에 기술이 애매하게 1년 6개월 이후에 공개하는 이유도 이 보정 기간을 보장 하기 위해서 이고, 우선심사 신청 시 주의 해야하는 이유도 이 보정 기간이 줄어들게 되기 때문이다.

법이란게 참 복잡하고 조심할게 많은거 같다.